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特許申請における大学知財部との調整 トピック削除
No.1175-TOPIC - 2011/11/03 (木) 18:54:02 - きょ
地方大学(国公立)で研究を行なっているものです。
テクニカルな質問でなく恐縮です。

現在、企業と共同研究を進めており、得られたデータに関する特許を出願したいと相手企業から希望されております。
大学の知財部に確認したところ、特許の権利持分比率は基本5:5で、出願、維持に関わる費用は全て企業持ちじゃないと出願は認めないという旨のことを言われました(話をした気配だと、持分比率は企業6〜7までは状況に応じては認める感じでしたが)。皆様の大学も同様でしょうか?企業の方は大学とのやりとりの経験談でもかまいませんので教えてください。

今回の研究に使用した試料は企業の持ち物であり、研究資金も全額企業からでております。また、着想そのものも企業であり、私たちは解析技術と実験の場を提供したに過ぎません。
そのため、企業としては出願、維持に関わる経費がだせないのならば権利を放棄するべきだとしており、大学知財部との間でもめております。
私としては企業の言い分に賛成です。正直利益を生むような特許ではありませんし、大学がもっていて意味があるような特許ではないと思っています。また、知財部の言う出願費、維持費は出さないが権利をよこせというのは、あまりにも横暴というか、常軌を逸した要求だと思います。
旧帝大ではないので、このような横柄な要求を続ければ共同研究を申し出る企業が減るのは眼に見えております。
大学側の言い分も理解はできるのですが、権利出願しないと論文作成や学会発表は認めないというのが企業のスタンスでして、徒労には終わらせたくありません。

なんとか、権利放棄の方向で知財部を納得させたいのですが、よいアドバイスや経験談をお聞かせいただけないでしょうか?
 
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(無題) 削除/引用
No.1175-9 - 2011/11/07 (月) 11:26:09 - mAb
解決済ですが、企業側から一言。
私も大学と共同研究をしておりますが、知的財産に関しては共同研究開始時に知財側と事前に協議し、共同出願契約締結時に詳細を詰めるようにしております。
ちなみに、特許の持分は会社:大学=50:50、出願を含む経費は全て会社負担としています。
なお、その企業からすると解析技術と実験の場がないから先生と共同研究を結ばれたのではないですか?その場合は先生も成果に寄与されていると思います。

(無題) 解決済み 削除/引用
No.1175-8 - 2011/11/05 (土) 02:28:26 - きょ
解決マークをつけるのを忘れておりました。すいません。

(無題) 削除/引用
No.1175-7 - 2011/11/05 (土) 02:21:29 - きょ
mom様、~様

ありがとうございます。
知財とはなかなかややこしいものですね。
特許などに関わる職についてまだ日が浅いもので、知識のなさを痛感しております。
契約の時にもっとしっかり対策をしておくべきでした。
~様ご提案の方法は非常に魅力的なのですが、この特許はおそらくmom様の言われる陽の目を見ない特許の可能性が高く、利益がでる可能性は極めて低いと予想されます(ですので大学が保持しておく必要もないと思うのですが)。
一度mom様のご提案の実施権を譲渡する方向で調整してみます。

ありがとうございました。

(無題) 削除/引用
No.1175-6 - 2011/11/04 (金) 10:31:14 - ~
持分比率に応じて出願・維持費用を負担するのが一般的かと思っていましたが、大学の場合は企業側に全額負担を求めるのが一般的なようですね。
大学と契約であればそのような要求があるというのは事前に分かっていたでしょうから、横暴とまではいえないと思いますが。
知財部の仕事は大学側の知的財産権の保護でしょうから、特許になるとわかってからはそう簡単には手放さないでしょう。

今の交渉で、実施料の計算方法についても明文化されますよね。そこで、企業側の実施料負担分を、出願・維持費用に回すことができるという条項を入れるように交渉してはいかがでしょうか。
http://www.uec.ac.jp/research/software/pdf/report201005.pdf
の事例28では第三者ライセンス収入からですが、これを売上等にかかる実施料について認めれば、企業側が製品化(大学への実施料の支払いがあること)を前提に特許出願を考えているのであれば交渉の余地がでてくるのではないでしょうか。

また、今後の話になってしまいますが、
>今回の研究に使用した試料は企業の持ち物であり、研究資金も全額企業からでております。また、着想そのものも企業であり、私たちは解析技術と実験の場を提供したに過ぎません。
そうであれば、共同研究ではなく、受託解析という形にしていただけると助かります。(当社では大学に解析等を依頼する際にはそうしています)
企業から解析を受託し、その解析結果について公表する権利を貰うという、企業側が上位の契約にしておけば、知財部の圧力を防げるのではないでしょうか。

または、始めから企業が金にできそうな知財を特定してその部分は企業もち、解析を経験することによって生じた解析手法や技術については大学もち(または別途協議)というように、成果を分けておいたほうがいいかと思います。

(無題) 削除/引用
No.1175-5 - 2011/11/04 (金) 10:22:21 - mon
>私たちは解析技術と実験の場を提供したに過ぎません。
大学に持ち込まなければできなかったのですから、知的財産権を主張する権利はあります。
企業が特許権を全部とると、(発明者としての名前が公的文書に載らないので)あなたの業績にはならないと思います。
詳しくは専門家に聞いてほしいのですが、「実施権(だったかな?)を放棄する」という選択肢もあります。すなわち企業のみの考えで商品化する・しない、あるいは第3者に譲渡する・しないか判断する権利です。特許権は半分持っているので利益(が出た場合)は半々になりますが、「利益の定義」も売り上げ額か・(経費を引いた)純利益か決めておく必要があります。経費もくせ者ですが。
欠点として、企業の競争力を維持するためだけに特許保有して、権利を行使しない(特許が日の目をみない)可能性があります。

(無題) 削除/引用
No.1175-4 - 2011/11/04 (金) 01:35:29 - きょ
Harmonia様
共同契約書には平たくいいますと、その場で相談して決めるという形で記載されております。
また、大学側が権利放棄をした場合は企業側が単独出願できるとも記載されております(逆もしかりですが)。
ただ、持分比率や権利放棄の条件等は記載されていないので、現在もめている次第であります。
契約の時に明確にしておけばよかったのですが、特許になるようなデータはでないというのが当初の予想でして。
引き続きご意見、ご助言いただければ幸いです。

(無題) 削除/引用
No.1175-2 - 2011/11/03 (木) 20:21:47 - Harmonia
そういうことでもめないように、共同研究契約を結ぶのです。
契約書に従ってください。

特許申請における大学知財部との調整 削除/引用
No.1175-1 - 2011/11/03 (木) 18:54:02 - きょ
地方大学(国公立)で研究を行なっているものです。
テクニカルな質問でなく恐縮です。

現在、企業と共同研究を進めており、得られたデータに関する特許を出願したいと相手企業から希望されております。
大学の知財部に確認したところ、特許の権利持分比率は基本5:5で、出願、維持に関わる費用は全て企業持ちじゃないと出願は認めないという旨のことを言われました(話をした気配だと、持分比率は企業6〜7までは状況に応じては認める感じでしたが)。皆様の大学も同様でしょうか?企業の方は大学とのやりとりの経験談でもかまいませんので教えてください。

今回の研究に使用した試料は企業の持ち物であり、研究資金も全額企業からでております。また、着想そのものも企業であり、私たちは解析技術と実験の場を提供したに過ぎません。
そのため、企業としては出願、維持に関わる経費がだせないのならば権利を放棄するべきだとしており、大学知財部との間でもめております。
私としては企業の言い分に賛成です。正直利益を生むような特許ではありませんし、大学がもっていて意味があるような特許ではないと思っています。また、知財部の言う出願費、維持費は出さないが権利をよこせというのは、あまりにも横暴というか、常軌を逸した要求だと思います。
旧帝大ではないので、このような横柄な要求を続ければ共同研究を申し出る企業が減るのは眼に見えております。
大学側の言い分も理解はできるのですが、権利出願しないと論文作成や学会発表は認めないというのが企業のスタンスでして、徒労には終わらせたくありません。

なんとか、権利放棄の方向で知財部を納得させたいのですが、よいアドバイスや経験談をお聞かせいただけないでしょうか?

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